Les marques sont constamment présentes dans notre quotidien. C’est un outil qui est primordial pour le développement d’une société. En effet, la marque va permettre de différencier les concurrents entre eux ainsi que permettre aux clients de faire le rapprochement entre une marque et une certaine gamme de produits ou de services.

Il existe différents types de marques dont les marques notoires. Ce sont des marques qui sont connues d’un très large public. Elles ont, du fait de leur célébrité, un régime spécial.

Le cabinet Avomedias, avocat en propriété intellectuelle, vous accompagne dans tous vos projets et notamment ceux touchant au droit des marques, que ce soit dans le développement de votre marque ou en cas de litige avec un tiers.

Qu’est-ce qu’une marque notoire ?

La marque notoire est une marque connue d’un important public. Contrairement aux autres marques, la propriété de cette marque ne s’acquiert pas par un enregistrement. La protection de cette marque est conférée à son titulaire par le biais d’une action en responsabilité civile délictuelle, mais pas en contrefaçon.

Ainsi, les tiers ne peuvent pas utiliser cette marque pour commercialiser des produits ou services, car cela viendrait créer une confusion dans l’esprit du consommateur.

Pour qu’une marque ordinaire soit valide elle doit faire l’objet d’une demande auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui examinera le dépôt. De plus, le déposant doit choisir pour quel type de produits et services la marque va intervenir en choisissant une ou plusieurs classes INPI. Concernant les marques notoires, comme elles ne nécessitent pas d’enregistrement, sa protection va porter sur l’ensemble des produits et services qu’elles vont développer.

Par exemple, si une société souhaite développer des chaises sous la marque « Nike », cela lui sera interdit, car les consommateurs pourraient croire que ce sont des produits dérivés de la marque notoire Nike.

A noter qu’une marque de renommée se différencie de la marque notoire, car celle-ci doit être enregistrée auprès de l’INPI, même si elle va tout de même bénéficier d’une protection étendue.

Comment analyser la notoriété d’une marque ?

En cas de litige, les autorités compétentes en droit des marques vont être saisies. Après une étude de la marque, elles vont statuer sur la notoriété ou non de la marque et donc de la protection qui en découle.

• Au niveau national, c’est l’INPI qui va être chargé de cette mission.
• Au niveau européen, c’est l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle qui statuera sur la question pour une marque européenne.
• Au niveau mondial, c’est l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui va rendre le verdict.

Que se passe-t-il en cas de litige ?

Comme vu précédemment, la marque notoire ne nécessite pas d’enregistrement pour être protégée. Ainsi, en cas de litige, le titulaire de la marque notoire doit rapporter la preuve que l’usage de sa marque pour d’autres produits et services développés par une autre société a causé un préjudice à sa marque ainsi qu’à son image.

Il est également possible de rapporter la preuve que le tiers a utilisé la popularité de la marque pour tirer indûment profit de sa réputation et de son caractère distinctif. Cet acte sera alors jugé au titre de l’action de parasitisme et en concurrence déloyale.

L’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, modifié par l’Ordonnance du 13 novembre 2019 encadre ce dispositif en disposant que « Ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisé par le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ;

3° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice ».

Pour exemple, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 12 avril 2016 concernant la marque « Maisons du monde »). Dans cette affaire, cette marque a engagé une action en concurrence déloyale et parasitaire, ainsi qu’en annulation de la marque « Tout pour la maison » enregistrée par la société Gifi.

Les juges du fond ont reconnu la notoriété de la marque « Maisons du Monde » mais ils ont constaté qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les deux marques. La Cour d’Appel a statué au regard de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle qui encadre la contrefaçon des marques de renommée. Après que la Cour d’appel de Bordeaux ait rejeté ses demandes, la société Maisons du Monde s’est alors pourvue en cassation.

La Cour de cassation a alors cassé l’arrêt de la Cour d’appel en soulignant que le titulaire d’une marque notoire n’est pas tenu de démontrer l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes, car cela repose sur des critères de l’action en contrefaçon.

Le titulaire doit démontrer que cette imitation porte atteinte à sa marque de manière injustifiée. Cependant, le risque de confusion pourra être apporté pour démontrer l’étendue du préjudice causé par cette reproduction.

Par conséquent, la marque notoire va recevoir une protection plus étendue que les autres marques du fait de sa popularité auprès du public.

Le cabinet Avomedias, met à votre disposition son savoir en droit des marques pour vous accompagner dans le développement et le dépôt de votre marque INPI pour un dépôt en France, mais nous vous accompagnons également pour un dépôt de marque international et européen. Le cabinet vous défend également en cas de contentieux naissant avec un particulier ou un professionnel : Consultez notre page : Avocat pour une action en contrefacon).