La marque est un élément essentiel pour un professionnel ou une société qui souhaite se développer. En effet, ce signe distinctif permet à son titulaire de se distinguer de ses concurrents en choisissant une marque qui lui est propre. Cela permet également de rallier plus facilement la clientèle à l’entreprise, car elle associera la société à la marque et la marque à une certaine qualité et provenance des produits et services.

Cependant, le droit de la propriété intellectuelle a posé des règles venant encadrer le choix de la marque par le titulaire.

Le cabinet Avomedias, expert en droit de la propriété intellectuelle et notamment en droit des marques, accompagne les professionnels dans la procédure de dépôt de marques, en vous conseillant sur le choix du signe à adopter car il représentera votre société aux yeux des concurrents et des clients.

Comment accéder à la protection par le droit des marques ?

Les marques ont une valeur qui peut être considérable pour les entreprises, car elles participent au capital intellectuel de celles-ci. Le droit des marques est conçu pour rechercher un équilibre entre l’intérêt des ayants-droits et la liberté de la concurrence ainsi que la liberté du commerce et de l'industrie.

Pour limiter l’étendue de la marque, celle-ci doit répondre à deux principes :

• Le principe de spécialité: la protection par le droit des marques ne sera acquise que pour les produits et services désignés par le déposant dans le choix des classes INPI.
• Le principe de territorialité: la protection par ce droit ne sera valable que sur le territoire dans lequel la marque a été déposée.

L’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.

Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire ».

Pour pouvoir déposer une demande de marque auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), le signe doit répondre à quelques conditions pour être valablement enregistré, il doit être :

• Susceptible d’une représentation
• Distinctif
• Non descriptif ou usuel
• Non déceptif
• Licite
• Disponible

L’INPI va alors effectuer un examen de la demande de marque en vérifiant ces conditions. Par la suite, si la marque peut être valablement enregistrée, alors elle sera publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Le titulaire de la marque sera alors doté d’une protection de sa marque pour une durée de 10 ans indéfiniment renouvelables en contrepartie du paiement de redevances.

 

L’enregistrement de marque générique et la mauvaise foi

Malgré le fait que la marque doit répondre aux exigences énumérées précédemment, des demandes de marques persistent toujours allant à l’encontre de ces dispositions.

Les marques nécessaires et génériques sont des marques ne respectant pas le caractère non-descriptif ou usuel de la marque.

L’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle retient que ces marques ne peuvent valablement être enregistrées. Ce sont des marques composées de signes qui correspondent à la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service dans le langage courant ou professionnel. Ce terme doit être connu du grand public pour être générique. Le signe va alors désigner les caractéristiques du produit ou du service.

Par exemple, le terme « pomme » ne peut pas être utilisé pour un marchand de pommes, alors qu’il peut être valide pour un commerçant de produits électroniques.

Par exemple en jurisprudence, le Tribunal de Grande instance de Paris dans un jugement du 28 novembre 2013 a considéré comme un signe nécessaire le signe « Venteprivée.com ». Il est possible de noter que le signe porte sur le service de la société.

Dans un autre exemple, le Tribunal de Grande instance de Paris dans un jugement du 29 janvier 2008 a annulé la marque « Textos » pour désigner un service de messagerie numérique.

A noter que l’utilisation de mots dans une langue étrangère ne change en rien cette interdiction. La jurisprudence note sur ce point que tout dépend du point de savoir si au jour du dépôt, le sens des termes étrangers et litigieux était compris par les professionnels et les consommateurs.

Par exemple, le Tribunal de Grande instance de Nanterre dans un jugement du 7 mars 2005 a retenu que la marque « speed-dating » n’était pas une marque nécessaire, car ce terme n’était pas encore utilisé aussi massivement qu’aujourd’hui.

Par conséquent, l’interdiction de déposer une marque avec un terme générique, réside dans la liberté de commerce. En effet, si le terme est protégé à titre de marque, il ne pourra pas être utilisé librement par les concurrents des mêmes produits et services. Cela peut être contraignant dans la vie des affaires. Ainsi, si un déposant enregistre une marque générique, sa marque pourra être annulée et sa mauvaise foi pourra être mise en cause.

 

Conséquences des marques génériques

Si l’INPI a tout de même enregistré une marque contenant un terme générique pour le secteur dans lequel elle va intervenir, il est possible qu’elle ne soit annulée lors d’un contentieux.

La sanction sera alors la nullité de la marque prononcée par l’INPI lors de l’examen ou par le juge lors d’un litige ou encore par l’INPI.

Pour examiner si le terme est générique ou non, il faut analyser le langage courant à la date du dépôt de la demande de la marque. En effet, il se peut que la marque devienne tellement connue qu’elle en devient un terme courant comme « Frigidaire ». Il est possible de parler de dégénérescence d’une marque.

L’article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait :

a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;

b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

Par conséquent, si un titulaire n’a pas davantage protégé sa marque pour éviter qu’elle devienne générique, alors il perdra son droit à l’exploitation exclusive de sa marque. Le titulaire doit donc agir en contrefaçon contre des tiers qui utiliseraient sa marque de façon habituelle et générique.

 

Le cabinet Avomedias vous assiste dans toutes vos démarches pour déposer une marque en France ainsi que partout dans le monde (https://ntic-conseils.com/depot-marque-inpi) et vous défend pendant toute la durée de la protection de votre marque pour vous protéger des contrefaçons qui pourraient naître.