Le droit des marques permet d’accorder au titulaire d’une marque, un titre de propriété intellectuelle sur cette dernière. Ce droit offre au titulaire un monopole d’exploitation sur sa marque ainsi que la possibilité d’intenter une action en contrefaçon de marque lorsqu’un tiers imite ou reproduit le signe protégé par ce titre.

Le cabinet Avomedias accompagne les professionnels dans les formalités à accomplir pour déposer une marque et les défend en cas d’atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle créée par une copie contrefaisante de leurs marques.

 

Comment caractériser une contrefaçon ?

La contrefaçon est partout dans notre quotidien et il faut faire attention aux escroqueries pour ne pas tomber dans le piège. En effet, en 2021, 9,1 millions de produits contrefaisants ont été saisis par les services de la douane française.

Pour définir la contrefaçon, l’article L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que c’est « Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit ».

Il existe plusieurs types de contrefaçon :

• La contrefaçon à l’identique
• La contrefaçon par imitation
• La détention, la vente et l’importation de produits désignées avec une marque contrefaisante

Pour pouvoir caractériser une contrefaçon, il faut prendre en compte deux éléments : l’élément matériel et l’élément moral.

Concernant de l’élément matériel, cela va porter sur le comportement du contrefacteur. Il va reproduire ou imiter un objet protégé par le droit de la propriété intellectuelle.

S’agissant de l’élément moral, il faudra analyser l’esprit du contrefacteur. En matière pénale, la démonstration de la mauvaise foi est exigée, mais une présomption est appliquée par la jurisprudence. En matière civile, la jurisprudence considère que la bonne foi est indifférente.

Le demandeur à l’action devra prouver l’usage litigieux de la contrefaçon, notamment en démontrant que cet usage :

• Porte atteinte à l’une des fonctions de la marque
• Qu’elle sert à désigner des produits ou des services identiques
• Qu’elle se situe dans la vie des affaires
• Qu’elle est à titre de marque

Le demandeur devra donc rapporter la preuve d’une faute ou d’un préjudice causé par cette copie. Il peut s’agir d’un ternissement de l’image de la marque ou d’une modification du comportement économique du consommateur moyen.

Par conséquent, si les éléments matériaux et moraux, sont réunis, alors l’action en contrefaçon a de fortes chances d’aboutir. Il est ainsi judicieux d’être accompagné d’un avocat orienté en droit de la propriété intellectuelle et notamment en droit des marques pour défendre au mieux sa marque en cas d’action en contrefaçon.

 

Que faire en cas de contrefaçon ?

Si un tiers utilise une marque protégée ou la reproduit sans l’autorisation du titulaire, alors ce dernier pourra intenter une action en contrefaçon contre lui.

Cependant, si un tiers souhaite déposer une marque identique ou reprenant les mêmes caractéristiques qu’une marque déjà déposée, alors le titulaire de la marque antérieure pourra agir en opposition de marque.

A noter que, pour intenter une action en contrefaçon, la marque doit avoir fait l’objet d’un dépôt et d’un enregistrement auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Si l’enregistrement n’a pas encore été prononcé, alors le déposant ne possédera pas encore le droit d’agir sur ce fondement. Malgré tout, si la durée de protection a expiré, que la marque n’est pas protégée en France ou encore qu’elle soit en procédure d’enregistrement, le titulaire pourra tout de même intenter une action en concurrence déloyale.

Concernant la procédure à suivre en cas de contrefaçon, le titulaire de la marque doit tout d’abord, mettre en demeure le contrefacteur de cesser toute atteinte à son droit de propriété intellectuelle. Si le contrefacteur ne répond pas ou ne cesse pas l’utilisation de la marque contrefaisante, alors le titulaire pourra porter le litige devant les tribunaux.

Dans cette procédure spéciale, les ayants-droits peuvent s’adresser à un tribunal pour ordonner la saisie des copies présumées contrefaisantes. Par la suite, ils vont devoir saisir le tribunal compétent dans un délai de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils à compter du jour ou est intervenue la saisie.

Il est donc possible de saisir le juge pénal ou le juge civil. Seulement dix tribunaux judiciaires en France sont compétents pour statuer sur les actions civiles relatives aux contrefaçons de marques.

Le juge pénal sera saisi pour condamner l’auteur de la contrefaçon et le juge civil pour être saisi pour octroyer des dommages-intérêts à la victime pour réparer son préjudice. Il va respecter le principe de la réparation intégrale du dommage, en replaçant la victime dans la situation antérieure si les actes dommageables n’étaient pas intervenus. Ainsi, les deux actions peuvent être cumulées.

Tout au long du procès, la juridiction va prendre en considération les conséquences économiques négatives de l’atteinte au droit, dont le manque à gagner, la perte subie, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au droit, y compris les économies d’investissement que celui-ci a tirées de l’atteinte, pour donner son verdict.

Le juge va analyser les ressemblances entre les deux marques et non pas les différences. Il va ainsi regarder si les caractéristiques essentielles de la marque ont été reproduites ou non, pour juger si le consommateur moyen aurait pu être trompé au regard de cette marque.

De plus, le juge pourra ordonner d’autres mesures, comme par exemple, la cession des actes de contrefaçon sous peine d’astreinte, le rappel des marchandises contrefaisantes, la confiscation des recettes pour la vente des produits contrefaisantes ou encore publier la décision.

A noter que la prescription de l’action en contrefaçon de marque en droit civil est de 5 ans à compter du jour de la connaissance des faits et sur le plan pénal ce délai est étendu à 6 ans.

 

Le cabinet Avomedias, expert en droit de la propriété intellectuelle et avocat en droit des marques, accompagne les titulaires de marque dans la protection de leur patrimoine intellectuel et les défend en cas d’introduction d’une action en contrefaçon.